Sak 8/2018

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 3. september 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Øystein Bu, Gunn Berit Jomaas, Cathrine Lødrup, Unn Grønvold Nicolaisen og Thomas Flo Haugaard.  

SAK 8/2018

 

Klager: Beckmann AS
Buråsen 32
4636 Kristiansand

Prosessfullmektig: Advokat Felix Reimers
Advokatfirmaet Grette AS
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo

Innklaget: Magic Store AS
Skibåsen 28
4636 Kristiansand

Prosessfullmektig: Advokat Ronny Christiansen Håkonsen
Advokatfirma Wigemyr & Co DA
Postboks 716
4666 Kristiansand

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagede selger og markedsfører sekker som er ulovlige produktetterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 eller forbudt etter markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Klager, Beckmann AS (Beckmann) er en ledende norsk produsent og leverandør av sekker for barn og selger blant annet skolesekken Urban, både 10 liters og 30 liters sekker, (Urbansekken) og ryggsekken Track (Tracksekken).

Innklagede, Magic Store AS (Magic Store), er et selskap som selger andres produkter og merkevarer til norske kjeder, samt noen varer under eget merke, blant annet sekker, herunder ryggsekken Polar Pure Norway, en ryggsekk i 10 og 30 liters volum (Polarsekken).

I 2016 ble Beckmann oppmerksom på at Magic Store markedsførte Polarsekken gjennom blant annet Ringo-kjeden. Modellene var etter Beckmanns syn påfallende like Beckmanns Urbansekker og Tracksekker. Beckmann var av den oppfatning at sekkene var en kopi av Urbansekken i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25 og henvendte seg via advokat til Magic Store, uten at partene kom til noen enighet.

Urbansekken (venstre) og Polarsekken (høyre) ser slik ut:

Klager, Beckmann, har i det vesentlige anført:
Beckmann ble etablert på 1950- tallet og befestet sin posisjon som leverandør av sekker med den klassiske skinnsekken på 1970-tallet. Beckmann er den etablerte ledende produsenten av skolesekker i Norge og produktene selges også i 15 land utenfor Norge.

I samarbeid med fysioterapeut, kiropraktor, brukergrupper, samt eksterne designere og illustratører utvikler Beckmann sine nye skolesekker. De har nedlagt betydelige ressurser og arbeid gjennom mange år med produktutvikling.

Magic Store ble etablert i 2005. Selskapet er både lisensleverandør og innehaver av egne merkevarer. Innenfor deres egen merkevare Pure Norway selges blant annet skolesekker. Selskapet har et eget utviklingsteam og samarbeider med kinesiske fabrikker som produserer produktene.

Beckmann har 15 ansatte og en økende omsetning, med en særlig stigning fra 2014 til 2016.

De har en årrekke utviklet sekker med særpregede designelementer. Dette på et område hvor funksjonelle trekk i noen grad bestemmer produktets utforming. Urban mini (10 liter) ble utviklet av Beckmanns faste ansatte høsten 2015, hvorav samtlige paneler er tegnet opp av deres designere, og prototypen er sydd og justert av Beckmann. Denne modellen er inspirert av Urban 30-litersekken som også er utviklet av Beckmann.

Ryggdesignet og skulderstroppene på 10 liter-modellen er basert på en tidligere barnehagesekk, designet av Beckmann, og utviklet i samarbeid med kiropraktor. Tilsvarende ryggdesign gjenfinnes også i Beckmanns Tracksekk.

Beckmann har brukt store ressurser på å markedsføre og innarbeide produktene i markedet, noe som har gitt seg utslag i høye salgstall. Urbansekkene er godt kjent i markedet og selges gjennom en rekke norske distribusjonskanaler, eksempelvis Norli, Notabene, Libris, Bagorama, G-Sport/G-Max, skolesekker.no, jollyroom.no, samt beckmann.no. Det må legges til grunn at det er knyttet en ikke ubetydelig goodwill til Beckmanns produkt.

Magic Store har ikke fremlagt dokumentasjon på at det er gjort en selvstendig designinnsats ved utvikling av Polarsekken, og det må legges til grunn at de har nedlagt minimal egeninnsats i produktutviklingen av Polarsekkene.

Sekkene gir det samme totalinntrykk, så vel som at sekkenes detaljelementer er nærmest identiske. Fronten på Polarsekken har samme bredde, form og høyde som Urbansekken. Utforming av lomme og glidelåsanheng er nærmest identisk. På siden av Polarsekken er det inntatt en så å si identisk konstruksjon, av en glidelås med to anheng påført lærreimer. Glidelåsanhengenes dimensjoner er videre identiske og sydd på samme måte. Ryggdesignet på sekkenes bakside er også påfallende likt. Høyden, bredden og formen er den samme på begge sekkene, så vel som at skulderstropper og plassering av navnelappen er identisk.

Ved å sammenlikne enkeltdelene kan det legges til grunn at Polarsekken er en tilnærmet identisk kopi av Urbansekken. Det fremstår som en ren avstøpning.

Øvrige sekker fra Magic Store er også påfallende like Beckmanns sekker, og det underbygger at Magic Stores etterlikning er bevisst og systematisk.

Det foreligger en etterlikning. At andre aktører benytter samme grunnform er uten betydning. Felles for de andre modellene er at samtlige er påført distinktive elementer som skiller sekkene fra hverandre.

Magic Store har ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes. Det er mange måter å utforme en sekk på som vil gi et designmessig annet uttrykk. Funksjonelle trekk ved en skolesekk legger ikke nevneverdige begrensninger på variasjonsmulighetene for designet. Eventuelle trender i markedet gjør heller ikke at man går fri variasjons- og avstandsplikten.

Det foreligger forvekslingsfare ved alle de sammenfallende likhetene. At produktene er påført partenes varemerker er ikke tilstrekkelig til å skille produktene fra hverandre. Heller ikke at Polarsekken er påført et norsk flagg anses å ha en adskillende effekt. Det er ikke et særpreget designelement, snarere er det et generisk element. Polarsekkene gir det samme helhetsinntrykket som Urbansekkene for gjennomsnittsforbrukeren.

Hensett til Magic Stores manglende utnyttelse av de mange variasjonsmuligheter som foreligger, samt Beckmanns sterke markedsposisjon, er Beckmann av den oppfatning at det foreligger en urimelig utnyttelse av deres innsats og resultater.

De kumulative vilkårene i markedsføringsloven § 30 er oppfylt, og det foreligger en ulovlig etterlikning

Dersom utvalget mot formodning skulle finne at Magic Stores logo/navn på sekken sammen med det norske flagget og en lærstripe er tilstrekkelig til å unngå forvekslingsfare vil likevel markedsføringsloven § 25 ramme forholdet da Magic Stores etterlikning er bevisst og utgjør en illojal konkurransehandling. Beckmanns sterke markedsposisjon forsøkes utnyttet.

Innklagede Magic Store har i det vesentlige anført:
Magic Store ble etablert i 2005. Grunnlegger av firmaet har hatt lisensavtaler med Disney konsernet tilbake til 90-tallet. Magic Store er både lisenshaver og innehaver av egne merkevarer, de har egne utviklingsteam og tilbyr mange produkter.

På mange av produktene er produktenes form så generiske og vanlige at det kun er varemerket Pure Norway som skiller Magic Stores produkter fra andre aktørers produkter, herunder enkelte sekker. Andre sekker er imidlertid gitt en unik form, for eksempel Pure Norway Retro sekker og skolesekker.

Varemerket Pure Norway er benyttet på hele varesortimentet og selskapets intensjon er å styrke og bygge opp dette varemerket som noe unikt som spiller på norsk natur, til forskjell fra andre aktørers produkter. Varemerket blir blant annet fremhevet ved siden av produktene i salgssituasjonen, i tillegg til at de fremtrer på produktene.

Det er ikke riktig som anført av klager at Magic Store slipper utgifter til produktutvikling. Magic Store har ansatt egen designer og har også leid designer ved behov.

Polar Pure Norway sekkene er sekker som har en generell og vanlig grunnform (Polarsekken).

Magic Store har markedsført sekker i ca. 10-12 år og har ved utviklingen av dagens Polarsekker hentet inspirasjon fra andre tidligere modeller. I tillegg har sekkene detaljer som er vanlige i markedet. Grunnformen på sekkene var kjent lenge før Beckmann introduserte sin Urbansekk på markedet.

Det er en rekke distinktive elementer på Polarsekkene som skiller dem fra Urbansekkene. Utover grunnformen og den trinnløse, glidende stroppeanordningen på tvers av skulderstroppene, er det ingen likheter i de distinktive elementene. Den glidende stroppeanordningen er funksjonsbestemt og er dessuten benyttet av Magic Store tidligere, og også av en rekke andre aktører.

Beckmann kan ikke få beskyttelse for et produkt som har en grunnform som er vanlig benyttet i bransjen, når de velger å påføre produktet få distinktive elementer.

Polarsekken er ikke en etterlikning av Urbansekken. Polarsekken er en utvikling av tidligere produkter, samt at stoff og materialvalg er inspirert av motebildet. Bredde og form tilsvarer internasjonale standarder, og er dermed ikke noe Beckmann kan kreve enerett til. Beckmann kan heller ikke få enerett til en ensfarget grå sekk.

Beckmann er nok innarbeidet som varemerke for skolesekker. At Urbansekken som kun består av kjente og tidligere benyttede elementer til sekker, er innarbeidet og godt kjent i markedet som påstått av klager, bestrides på sterkeste. Det er svært få sekker om noen, som er innarbeidet på en måte som gjør at omsetningskretsen kjenner dem igjen.

Sekkene er ikke egnet til å forveksles. Fargeulikheten er i seg selv nok til å skille sekkene fra hverandre. Det er også forskjeller på formen på sekkene. Sett forfra er det i øyenfallende forskjeller på stroppene. Sett fra siden ser man tydelig at Beckmann sin sekk har sidelommer med en markant glidelås, noe Polarsekken ikke har. I tillegg ser man tydelig at det bakerste rommet går en del høyere opp på Beckmann sin sekk. Videre er glidelåsen på Polarsekken mer skråstilt enn Beckmann sin.

Det må foretas to selvstendige vurderinger av forvekslingsfaren knyttet til 10 liters sekkene og 30 liters sekkene, ettersom de skiller seg vesentlig fra hverandre.

Når det gjelder Tracksekken til Beckmann gir den et så visuelt forskjellig uttrykk med sine etasjer at det ikke kommenteres nærmere utover at den har tilnærmet lik ryggplate som Magic Store benyttet på Disney- og Vennebysekker.

Urbansekkene og Polarsekkene er utstyrt med de respektive varemerker som er godt synlige for forbruker i kjøpssituasjonen. Varemerkene er helt forskjellige og gir helt forskjellige assosiasjoner, og har adskillende evne.

Polarsekken har plassert en godt synlig refleks på sine sekker, og har også en stropp av lær på toppen, i motsetning til Urbans 10 liters sekk. Polarsekken har også plassert et norsk flagg på sin sekk.

Polarsekkene selges med godt synlig hangtag/label, og selges vanligvis fra stativ hvor sekkene henger med baksiden vendt mot kjøper, og hvor stativet er merket med Pure Norway reklame.

Det foreligger ikke forvekslingsfare, og heller ingen urimelig utnyttelse. Magic Store har benyttet alle elementer i tidligere produkter, de har fremhevet sitt eget varemerke ved markedsføringen både på produkt og i salgssituasjonen, og det anføres å være rimelig at Magic Store får lov til å fortsette å markedsføre Polarsekkene. Markedsføringsloven § 30 kommer etter dette ikke til anvendelse.

Markedsføringsloven § 25 er ikke overtrådt, av samme grunner som nevnt ovenfor, og skal da ikke brukes som supplement til § 30 når det er spørsmål om forvekslingsfare.

Magic Store har ikke opptrådt i strid med verken markedsføringsloven § 30 eller § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Urbansekken fra Beckmann og Polarsekken fra Magic Store har svært lik grunnform, både i 10 liters og 30 liters modell. Selv om det er mange måter å utforme en sekk på er selve formen på sekken fra Beckmann etter Konkurranseutvalgets syn ikke unik, og ikke noe Beckmann kan ha enerett til.

Imidlertid særpreges Urbansekken ved en ren design og med enkelte gjenkjennelige designelementer, herunder glidelåsene med skinnanheng og skinnlappen med varemerket på.

Når Magic Store velger å markedsføre en sekk under sitt varemerke Pure Norway med tilnærmet identisk form som Urbansekken, stilles det krav til at den konkrete utforming av øvrige elementer skaper et ulikt helhetsinntrykk.

Det er Konkurranseutvalgets syn at Magic Store ikke har utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Både designuttrykket og sekkenes detaljelementer er påfallende like.  I tillegg til grunnformen er utforming av lomme og glidelåsanheng nærmest identisk. På Polarsekken er det, som på Urbansekken, en glidelås med anheng påført to lærreimer. Glidelåsanhengenes dimensjoner er identiske og sydd på samme måte. I tillegg er en rekke av enkeltdelene på sekkene like i form og plassering, herunder glidelåsene. Beckmanns kjente skinnlapp er også ettergjort. Selv om det på Polarsekken er påført en skinnlapp med annen form enn Beckmanns runde kjennemerke, utgjør skinnlappen et designelement som forsterker likheten mellom sekkene. Navnene på de respektive varemerker påført disse skinnlappene er preget i skinnet og lite synlige, og har ikke den adskillende effekt som varemerkebruk ellers kan ha. Helhetsinntrykket av sekkene er svært likt.

Magic Store kunne påført Polarsekkene distinktive elementer som hadde hatt en adskillende evne. Det er Konkurranseutvalgets syn at skinnlappens plassering, flagget og refleksen påført Polarsekken ikke er tilstrekkelig til å skape et annet helhetsinntrykk enn Urbansekken. Dette gjelder så vel 10 liters som 30 liters sekken. Ryggsiden av sekkene er ikke med på å prege helhetsinntrykket av sekkene på samme måte som sekkenes øvrige designuttrykk, og at det er ulik design på polstringen mm på ryggplaten forhindrer ikke at sekkene fremstår som svært like. Andre detaljer som skulderstropper, feste for navnelapp mm er imidlertid også påfallende likt som på Urbansekken.

Magic Store har ikke fremlagt dokumentasjon for egen designinnsats og utviklingskostnader. Etterlikningen er så nærgående og lik markedsleders produkt at det etter Konkurranseutvalgets oppfatning foreligger en etterlikning og en urimelig utnyttelse av Beckmanns innsats og resultater.

Det er Konkurranseutvalgets syn at det foreligger forvekslingsfare for gjennomsnittsforbrukeren. Selv om Polarsekkene i salgssituasjonen etter det opplyste er merket med varemerket Pure Norway er det Konkurranseutvalgets syn at sekkene gir et så likt helhetsinntrykk at det i kjøpssituasjonen er fare for forveksling.

Det er derfor Konkurranseutvalgets syn at Polarsekkene i begge modeller er etterlikninger av de tilsvarende Urbansekkene, i strid med markedsføringsloven § 30.

Konkurranseutvalget har ikke tatt stilling til om det foreligger noen etterlikning av Tracksekken da det er uklart om klager egentlig har bedt utvalget ta stilling til det.

Konkurranseutvalget kan ikke se at det i saken foreligger særlige forhold som medfører at etterlikningen rammes av markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk.

Uttalelsen er enstemmig.