Sak 3/2018

Saken gjelder: Om produksjon og salg av sokler og pynteringer for lysmaster og lysarmaturer etter forutgående utveksling av tegninger og kontraktutkast er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25.


UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 3. mai 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Jorun Thue, Monica Kvinge, Gunn Berit Jomaas og Magnus Fegth.   

 

 

SAK 3/2018

 

Klager: Nystrøm Design AS
1680 Skjærhalden


Prosessfullmektig: Advokat Peter Schjølberg
Postboks 1816 Vika
0123 OSLO       

 


 

Innklaget: Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 ØRSTA
 


Prosessfullmektig: Advokatfullmektig Martha N. Borge
Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 M
0306 OSLO     

 

 

Saken gjelder:
Om produksjon og salg av sokler og pynteringer for lysmaster og lysarmaturer etter forutgående utveksling av tegninger og kontraktutkast er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25.   



Kort om sakens parter og bakgrunn:
Klager, Nystrøm Design AS (Nystrøm), er et mindre designfirma bestående av to ansatte. Virksomheten er lokalisert på Hvaler i Østfold, og er en fortsettelse av Arne-Atle Nystrøms enkeltmannsforetak.


I samarbeid med Oslo kommune utviklet industridesigner Arne-Atle Nystrøm på 1980-tallet og 1990-tallet et designkonsept kalt PPG-prosjektet for bruk i offentlige uterom, fortrinnsvis park- og gatemøbler i vid forstand, herunder også sokler og pynteringer til lysmaster. Slik lysmast med sokkel og pyntering er gjengitt her:

 


Innklagede, Vik Ørsta AS (Vik Ørsta) er en industribedrift med over 300 ansatte, lokalisert i Vik og Ørsta i Sogn. Virksomheten er en fortsettelse av tidligere Ørsta Stålindustrier AS.
 

Forut for PPG-prosjektet leverte Vik Ørsta ulike standardmaster til Oslo kommune. I forbindelse med PPG-prosjektet hadde Nystrøm også kontakt med Vik Ørsta, og henvendte seg i 1996 til selskapet med henblikk på å sette pynteringer og sokler i produksjon. Tegninger ble oversendt, og Vik Ørsta sendte produksjonstegninger tilbake til Nystrøm i begynnelsen av 1997. I forlengelse av dette oversendte Nystrøm avtaleutkast vedrørende rett til produksjon og godtgjørelse av designer. Noen avtale ble ikke inngått.
 

Våren 2017 ble Nystrøm klar over at Vik Ørsta over en 20 års periode har produsert og solgt sokler og pynteringer som ser slik ut:
 

 


Klager, Nystrøm, har i det vesentlige anført:
Nystrøms sokler og pynteringer var en del av et omfattende designkonsept som medførte at Oslo ble unik som storby ved at møbleringen av byens uterom ble gitt et gjennomgående og helhetlig preg. Soklene og pynteringene er en formmessig enhet. Nystrøm utviklet mastene på oppdrag fra Oslo Energi med målsetning å oppnå færre rørdimensjoner og så slanke sokler som mulig.
 

Innklagedes produkter pyntesokkel 3640058, 3640470 og pyntering 3640059 er så godt som identiske med klagers design, og utgjør etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30. På den kopien som Vik Ørsta selger er kurvaturen/elipsen lik originalen. Selv om rillen er bredere enn på originalen, er det god formlikhet, bedre enn på produksjonstegningene (tegning nr. 3-4777) som klager i sin tid godkjente. Hensikten med produksjonstegning nr. 3-4777 var at den nettopp skulle oppnå formlikhet med originaltegningen.
 

Vik Ørsta bidro ved produksjonstegningen kun med produksjonsmessig kunnskap. Det er ikke riktig at produktene skulle produseres i støpejern. Aluminium var nevnt på tegningen, og de ble støpt i aluminium av Kristiania Kunst og Metallstøperi. Materialvalg kan derfor ikke være noe grunnlag for at det ikke ble til noe samarbeid mellom klager og innklagede.
 

Standardpåskriften på Vik Ørstas tegning og henvisningen til "vår tegning" i oversendelsesfaksen, kan ikke innebære at Vik Ørsta har ervervet rett til tegningene uten særskilt avtale.
 

Etterligningene er rettsstridige idet de både innebærer en urimelig utnyttelse av Nystrøms innsats som designer av originalproduktene og fører med seg fare for forveksling.
 

Vik Ørsta har utnyttet sin nære relasjon til Nystrøm. Nystrøm har i detalj gjort innklagede kjent med sine produkter med henblikk på fortsatt samarbeid. Så snart avtaleutkast ble presentert våren 1997, brøt Vik Ørsta kontakten og tilegnet seg designet som de senere samme år satte i produksjon, riktignok etter noen mindre endringer, uten at Nystrøm hverken ble forespurt eller underrettet.
 

Handlemåten fremstår som et bevisst tillitsbrudd og en illojal handling. Dette må anses som en urimelig utnyttelse, jfr. Rt. 1959 s. 712, skiltdommen. I stedet for å forhandle om produksjonsrettigheter på vanlig måte, så valgte innklagede i stillhet å foreta noen mindre justeringer på den produksjonstilpassede tegningen (3-477) som de hadde fått godkjent av Nystrøm, for deretter å igangsette produksjon av etterligningene uten å måtte betale noe til Nystrøm.
 

Etterligningene fører i tillegg med seg fare for forveksling. Kopiene fremstår ved første øyekast som noe nær identiske med originalene. Den visuelle forskjellen ligger først og fremst i at avstanden mellom de to sirkelformede profilene er noe større på kopien og at de to ringprofilene er avrundet. Det var samme person som mottok originaltegningene fra Nystrøm, som også utformet etterlikningene. Den nære befatningen tilsier en skjerpet variasjonsplikt. Fremlagt dokumentasjon for utforming av andre sokler og pynteringer viser at det var mange muligheter for variasjon.
 

Hverken de beskjedne justeringene i utformingen, forskjellene i mål og festeanordningene endrer det forhold at produktene visuelt ser til forveksling like ut. Under enhver omstendighet foreligger det en fare for forveksling. Forvekslingsfaren blir særlig tydelig hvor kopiene benyttes i tilknytning til Nystrøms øvrige kolleksjon, hvilket er tilfelle med hensyn til at Vik Ørsta har levert også til Oslo kommune. Kundegruppen er kommunale og offentlige innkjøpere som ikke alltid kan forventes å registrere de subtile ulikhetene mellom kopi og original.
 

I lys av partenes forutgående kontakt må Vik Ørstas handlinger som resulterte i etterlikningene sies å være klanderverdige og i strid med god forretningsskikk etter markedsføringslovens § 25. Det forhold at Vik Ørsta under de spesielle omstendighetene ikke overholdt variasjonsplikten er også i strid med god forretningsskikk.
 

Nystrøm har ikke tapt sin rett etter markedsføringsloven §§ 30 og 25 på grunn av passivitet. Det foreligger ingen spesielle passivitetsregler etter markedsføringsloven. De alminnelige ulovfestede passivitetsregler som i særlige tilfeller kan komme til anvendelse, slår ikke til her. Det er intet belegg for at Nystrøm skal ha sittet rolig og latt det innklagede forhold passere. Nystrøm hadde etter bruddet ingen foranledning til å holde seg løpende oppdatert om Vik Ørstas ulike produkter. Klager er en liten bedrift lokalisert på Hvaler.
 

Klager reagerte kort tid etter at man ved en ren tilfeldighet i 2017 ble klar over forholdet. At Vik Ørsta har kunnet komme unna med forholdet i 20 år er uten betydning for passivitetsspørsmålet all den stund dette ikke kan lastes Nystrøm. De bildene av stolper fra Rådhusgaten i Oslo med pynteringer og sokler som er vedlagt klagen, og hvor Vik Ørstas varemerke er påført, er tatt kun få dager før innsending av klagen. Det er dessuten kun på stolpen at Vik Ørstas varemerke er plassert. Soklene og pynteringene er originale Nystrøm Design produkter. Innklagedes feiltakelse understreker at det er fare for forveksling.
 

Det bestrides dessuten at Vik Ørsta har vært i god tro.
 


Innklagede, Vik Ørsta, har i det vesentlige anført:
Prinsipalt anføres det at klagers krav om å påberope seg rettsstrid i forhold til markedsføringsloven §§ 30 og 25 er bortfalt som følge av ulovfestede passivitetsregler. Det vises blant annet til Tore Lunde, God forretningsskikk næringsdrivende imellom, 2001, og analogier fra patentloven og den tidligere mønsterloven. Vik Ørsta har i over 20 år produsert sokkel og pynteringer til lyktestolper uten at Nystrøm ha reagert på dette. Vik Ørsta har i hele denne perioden vært i god tro. Nystrøm må ha hatt kunnskap om at Vik Ørsta har lagt ned betydelige ressurser i utvikling og produksjon av lyktestolper med tilbehør uten at krav har blitt gjort gjeldende.
 

Næringslivets konkurranseutvalg har som mandat å behandle tvister knyttet til anvendelsen av markedsføringslovens regler. Passivitetsregler faller utenfor dette. Innklagedes prinsipale standpunkt er derfor at klagen skal avvises. Dersom klagen likevel ikke avvises, bes det om at den tid som er gått uansett tas i betraktning som en del av det faktiske grunnlaget for uttalelsen.
 

Subsidiært anføres det at det ikke foreligger noen ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30. Vik Ørsta har investert i egenutviklede produkter. Den tegningen som Vik Ørsta oversendte til Nystrøm var en teknisk detaljtegning som kunne være grunnlag for produksjon, og som var Vik Ørstas eiendom. Dette fremkom både av formuleringen "vår tegning" i oversendelses, og av tegningen selv, ved standardpåskriften: "Denne tegning er vår eiendom og må ikke uten vårt samtykke brukes, kopieres eller mot våre interesser gjøres tilgjengelig for andre".
 

Tegningen kan derfor ikke på noe tidspunkt ha vært å anse som å tilhøre Nystrøm. Det er ikke dokumentert at klager kommenterte eiendomsforholdet eller protesterte på at Vik Ørsta anså den tekniske tegningen som sin eiendom. Innklagede har derfor ikke hatt grunn til å tro at tegningen ikke var deres eiendom. Vik Ørsta har gjort det som må kunne kreves for å sikre seg rettighetene til den egenutviklede teningen det her er tale om.
 

Det fremkommer av tegning nr. 402-01 som Nystrøm oversendte Vik Ørsta for produksjon at produktet skulle lages i støpejern og sandblåses. Innklagede kunne ikke gjennomføre produksjon gitt disse betingelsene, og dette var hovedgrunnen til at produktet i sin tid ikke ble satt i produksjon.
 

De produkter, herunder pyntesokler, som Vik Ørsta gikk i gang med å produsere senere i 1997 var av et helt annet design enn produktet som fremkommer av tegning nr. 3-4777, som er den tekniske produksjonstegningen som Vik Ørsta tidligere hadde oversendt til Nystrøm. Innklagede hadde i mellomtiden hatt kontakt med et selskap i Dubai som kunne støpe pyntesokler av aluminium, hvorpå Vik Ørsta tegnet en ny pyntesokkel med endret utseende, og utviklet en spesiell sammenkobling av de to halvdelene. Løsningen innklagede utviklet var ny.
 

Det er for Vik Ørsta uklart hvilke produkter som menes etterliknet. Innklagede kan ikke se at det er dokumentert at klager har fått produsert og levert sine pyntesokler til Oslo kommune.
 

Ulikheter mellom produktene fremkommer i klagen med bilag. En sammenlikning av Nystrøms oversendte tegning nr. 402-01 med Vik Ørstas tegning nr. 3-4777 som ble sendt tilbake til Nystrøm viser at Vik Ørstas tegning er et mer høyreist produkt med slankere design, der forholdstallet mellom høyde og diameter er endret. Overgangen fra ytre diameter til den konkave kragen er endret fra skarp kant til avrundet kant. Radiusen på det innfelte sporet på pyntesoklene er redusert, og sporet er flyttet fra å være plassert over senter på den sylindriske del til midt på den sylindriske del. Produktene gir følgelig et ulikt helhetsinntrykk. Vik Ørsta har benyttet seg av de variasjonsmulighetene som forelå. Det foreligger derfor ingen etterlikning.
 

Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av Nystrøms innsats. Vik Ørsta har tradisjon for å utvikle produkter på spesialbestilling fra kunder, der oversendte tegninger kan ha vært uferdige skisser eller ugjennomførbare tekniske tegninger. Innklagede har ansett tegninger de selv har utviklet for å være deres egen eiendom.
 

Innklagede hadde lang tradisjon for å produsere både spesiallagde lysmaster og egenutviklede standardmaster. Det er da ikke bemerkelsesverdig at Vik Ørsta også startet med produksjon av pyntesokler og pynteringer til slike master. Vik Ørsta hadde tidligere fått henvendelser om å spesiallage slike produkter, og valgte derfor å utvikle dette selv.
 

Saksforholdet i Rt. 1959 s. 712, skiltdommen, skiller seg på vesentlige punkter fra foreliggende sak. Skiltdommen gjaldt en nøyaktig etterlikning, og forholdet ble oppdaget bare to år etter at kopiproduksjonen ble igangsatt.
 

Det foreligger heller ingen forvekslingsfare. Produktene er forskjellige, og omsetningskretsen er profesjonell.
 

Ingen av de kumulative vilkårene etter markedsføringsloven § 30 er derfor oppfylt. Det foreligger heller ingen elementer i saken utover selve etterlikningen som tilsier at markedsføringsloven § 25 er overtrådt.
 


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:
En enkel form kan være en god design. Det vil likevel etter omstendighetene kunne være vanskelig å oppnå etterlikningsvern for produkter som i sin enkelhet nærmest gir seg selv dersom designoppgaven har vært å oppnå et slankt og rent inntrykk.
 

Det er ikke fremlagt eller hevdet at lignende design fantes forut for Nystrøms design. Sokkel og pyntering sett under ett og anvendt i sin sammenheng er etter utvalgets syn et originaldesign som kan ha et etterlikningsvern etter markedsføringsloven § 30. Uansett vil designet, gjennom profileringen ved bruk i Oslo kommunes anlegg, og den prisende omtale som ble oppnådd, ha opparbeidet seg en posisjon som beskyttelsesverdig.
 

Ved en sammenlikning av originaltegningen, den bearbeidete tekniske produksjonstegningen, lysmastene med Nystrøms sokler og pynteringer samt pynteringene og soklene som utbys av Vik Ørsta, er det utvalgets vurdering at det foreligger en etterlikning. Utvalget finner likevel at etterlikningen ikke er i strid med markedsføringsloven § 30 fordi det ikke anses godtgjort at det foreligger fare for forveksling. I denne vurderingen er det ikke det forbipasserende publikums eventuelle risiko for forveksling som er bestemmende, men om det i kjøpssituasjonen er fare for forveksling. Utvalget mener det ikke er sannsynliggjort at den gjennomsnittlige innkjøper, typisk en profesjonell innkjøper i en kommune, vil kunne stå i fare for å ta feil.
 

Imidlertid finner utvalget at ettergjøring av de oversendte tegninger uten å underrette, innhente samtykke fra og også godtgjøre designeren er en handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr. markedsføringsloven § 25. All den tid designeren har overlevert detaljerte tegninger for eventuell produksjon, og produksjonsselskapet på denne bakgrunn har inngitt seg på samtaler og bearbeidet tegningene teknisk for eventuelt senere samarbeid, har det oppstått et tillitsforhold mellom partene som ble brutt gjennom at produksjonsselskapet i stillhet i stedet igangsatte produksjon av tilsvarende produkter utenfor et slikt samarbeid.
 

Utvalget tar med dette ikke stilling til om eventuelle sanksjoner helt eller delvis kan ha bortfalt ved passivitet.
 

Uttalelsen er enstemmig.

                                                                               

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 41 124 124