SAK nr. 14/2012

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 4. mars 2013.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Gard Hasselstrøm, Knut B. Kjøsnes, Erik Loe, Pernille Børset

SAK 14/2012

Klager: Arbesko AS
Postboks 1642
Ørebro
Sverige 

Prosessfullmektig: Advokat Siw Lysell Dølvik
Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo  

Innklaget: Jula Norge AS
Postboks 364
1471 Lørenskog

Prosessfullmektig: Advokat Kjersti Staven-Garberg
Acapo AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 Bergen

Saken gjelder:

Spørsmål om innklagedes salg og markedsføring av vernesko er en produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlige etterlikninger og/eller er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

Sakens parter:

Klager, Arbesko AB, heretter Arbesko, er en svensk produsent og leverandør av arbeidssko, herunder vernesko, og tilbehør til industri, bygg og anlegg, helse- og servicesektoren. Bedriften ble etablert i 1952, og har vært på det norske markedet siden 1969.
De har eget verksted og laboratorium i tillegg til to produksjonsfabrikker. De har egen utviklingsavdeling med 4 ansatte og utvikler sine sko helt selv fra design til ferdig modell.

Jula Norge AS, heretter Jula, er en familieeid bedrift med hovedkontor i Skara i Sverige. Det svenske selskapet ble etablert i 1979, og Jula Norge AS er et heleid datterselskap av Jula Holding AB. Julas sortiment består av produkter både til private forbrukere og profesjonelle håndtverkere. I følge egne opplysninger tilbyr de så vel markedsledende varemerker til attraktive priser, som egenimporterte lavprisalternativ under egne varemerker, som eksempelvis BLUEWEAR og BLWR.

Sakens bakgrunn:

Jula ble i september 2012 fra Arbeskos advokat gjort oppmerksom på at Arbesko var av den oppfatning at verneskoen som ble tilbudt under artikkel nr. 973534-973544 var en etterlikning av en av Arbeskos vernesko. Jula var ikke enig i at verneskoene kunne anses som en ulovlig etterlikning eller at de hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk. De ønsket likevel å komme til en ordning med Arbesko og endret designet på verneskoen. De ønsket imidlertid ikke å etterkomme anmodningen om å opplyse hvor mange sko som fortsatt var i omløp på markedet.

Arbesko er av den oppfatning at også Julas nye og endrede modell er i strid med markedsføringslovens bestemmelser, og ønsker at Næringslivets Konkurranseutvalg tar stilling til om markedsføring og salg av så vel den første som andre modellen av Julas vernesko er i strid med markedsføringsloven §§30 og 25.

Klager, Arbesko AB, har i det vesentlige anført:

Klager har lagt ned betydelige ressurser i å utvikle, markedsføre og å få sine produkter kjent i markedet. Klager brukte blant annet NOK 1 766 280 på markedsføring i Norge i 2011. Klager har en sterk posisjon i markedet og har 35-40 % markedsandel i Sverige og 8-12 % markedsandel i Norge. De er godt kjent for høy kvalitet på sine produkter.

Fra 1969 til 2000 ble Arbeskos vernesko markedsført under varemerket Stålex. Fra begynnelsen av 2000-tallet ble Arbesko-varemerket løftet frem som Arbeskos hovedvaremerke, mens Stålex ble noe nedtonet. Designelementet " A-formen" har vært Arbeskos formspråk for flere modeller og er et tydelig kjennetegn for Arbesko. A-formen benyttes på en rekke sko i forskjellige farger og er ikke forbeholdt en fargekombinasjon. De modellene i Arbeskos sitt sortiment som bærer A-formen er på Arbeskos topp 15 liste over flest solgte vernesko. Det er brukt mye ressurser på å utvikle finesser og detaljer på produktene.  Formspråket med "vinduet" omsluttet av sort skinn er en gjenganger i klagers modeller. Modell 855 er den absolutt mest solgte modellen til Arbesko gjennom tidene.

Innklagedes vernesko med artikkelnummer 973534 og 973544 er påfallende lik klagers egne vernesko, modell 855,862,1855 og 442.  Dette gjelder også den nye og endrede modellen innklagede nå markedsfører og selger.

Modell 855 - Arbesko

Julas vernesko (1)

Julas vernesko (2)

Innklagedes vernesko, så vel modell 1 som 2, er en etterlikning som rammes av markedsføringsloven § 30.

Alle vilkår etter bestemmelsen er oppfylt. Det foreligger en etterlikning. Innklagedes modeller ligger så tett opp til klagers at det må legges til grunn en presumpsjon om at etterlikningen er utformet med kjennskap til originalproduktet og at dette har vært forbilde for etterlikningen.
Helhetsinntrykket er påfallende likt. Enkeltelementer og karakteristiske trekk er påfallende like, herunder særlig A-formen og skoens "sorte rammer".

Endringen av "båndets" vinkel i modell 2 er ikke en endring som bidrar til at verneskoens utseende distanserer seg fra klagers modeller og er derfor også en etterlikning.

Det foreligger forvekslingsfare. Det er helhetsinntrykket som er avgjørende og det har liten betydning at det er enkelte detaljer som skiller seg fra originalproduktet. Heller ikke bruk av varemerket Bluewear på innklagedes produkter er tilstrekkelig til å adskille produktene ved en relativt overfladisk betrakting, slik man må anta kundene vil gjøre.

Innklagede har ikke benyttet seg av de variasjonsmulighetene som foreligger. Publikum ledes til å tro at innklagedes vernesko har samme kommersielle opprinnelse og/eller at det er samme produkter.

Det foreligger en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. Ved ikke å benytte de variasjonsmuligheter som finnes, men når innklagede tvert i mot legger seg tettest mulig opp til klagers design, forsøker innklagede å dra nytte av den markedsposisjon og goodwill som er knyttet til klagers produkter. Innklagede drar nytte av dette uten egne kostnader til produktutvikling.

Under enhver omstendighet er innklagedes etterlikning av klagers vernesko klanderverdig, illojal og i strid med markedsføringsloven § 25.

Det påligger enhver næringsdrivende en plikt til å benyttes seg av tilgjengelige variasjonsmuligheter slik at man distanserer seg fra sine konkurrenter. Når innklagede skulle endre sin første modell og utvikle modell 2 hadde de ytterligere plikt til å holde særlig avstand til klagers originalprodukt. Denne plikten er ikke overholdt da endringen bare utgjør en minimal endring uten betydning for produktets design.

Innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30 så vel som § 25 både når det gjelder modell 1 og 2. Det er ikke grunnlag for å avvise klagen hva gjelder modell 1.

Innklaget, Jula Norge AS, har i det vesentlige anført:

Innklagede er av den oppfatning av verken deres modell 1 eller 2 kan anses som en ulovlig etterlikning og er også uenig i at innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk.
Innklagede endret utformingen av modell 1 for å komme til en ordning med klager, uten at de erkjente noen overtredelse av markedsføringsloven. Det fastholdes at modell 1 ikke er en krenkelse av klagers vernesko. Det foreligger for mange ulikheter mellom verneskoene. Det samme gjelder også modell 2.

Det er likevel lagt inn flere ulikheter for ytterligere å distansere seg fra klagers vernesko. Endingene består i hovedsak i at båndene på siden av skoen nå er parallelle. Videre er varemerket Bluewear tydelig angitt på yttersiden av skotungen og varemerket BLWR er også angitt på tag på yttersiden av verneskoen.

Utformingen av innklagedes sko er mer resultat av en trend enn noen etterlikning. Det må blant annet legges til grunn at bruk av bånd på sko først og fremst har et dekorasjonsformål eller skal fungere som en forsterkning. Det er ikke sannsynlig at båndene, av klager beskrevet som " A-formen" vil bli ansett å ha formål utover dette. Det er vanlig å benytte bånd for dekorasjon over et bakenforliggende felt i gjennomhullet tekstil. Båndet gir da en forsterkning over et felt som er ment å gi en lufting i skoen. Mange vernesko på markedet har en utforming som likner skoene denne saken omfatter. Designet på klagers vernesko må anses å bestå av en sammenstilling av detaljer som er kjent fra vernesko og andre sko på markedet. Det er derfor ikke grunnlag objektivt sett for å anse uttrykket på de aktuelle skoene som "særpreget" for klagers vernesko.

Når det gjelder det opprinnelige designet på innklagedes vernesko, modell 1, er det ikke lenger et reelt behov for klager for å få avgjort spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 30 eller § 25. Designet er endret og restpartiet fjernet fra hyllene. For dette spørsmålet må saken derfor avvises.

Innklagede er for øvrig ikke enig i at de har etterliknet klagers vernesko.
Det bestrides at innklagede hadde kjennskap til klagers vernesko på det tidspunkt de bragte sine egne vernesko i omsetning. De har ikke hatt klagers vernesko som forbilde, og noen faktisk etterlikning foreligger ikke. Klagers vernesko har heller ikke et tilstrekkelig originalt eller særpreget uttrykk til at det kan sies å foreligge noe brudd på variasjonsplikten eller at det foreligger noen urimelig utnyttelse.

Når det gjelder utformingen av vernesko foreligger begrensede variasjonsmuligheter. På grunn av likhetene med øvrige vernesko på markedet kan ikke klagers utforming anses som resultat av tilstrekkelig innsats som nyter vern.

Det foreligger heller ikke forvekslingsfare. En rekke faktiske elementer skiller verneskoene fra hverandre. Alle skotypene består av en sammensetning av elementer som ikke kan anses unik for noen av partene. Omsetningskretsen vil anse elementene som generiske og i den grad de ser etter kommersiell opprinnelse vil de feste seg ved varemerkene. Prisen er også høyst forskjellig på klagers og innklagedes produkter. Omsetningskretsen, vil ut fra prispreferanser, ikke anta at skoen som omsettes i innklagedes egne butikker tilhører klagers sortiment.

Innklagede bestrider at de har opptrådt i strid med god forretningsskikk. Det er ikke holdepunkter for å konstatere brudd på markedsføringsloven § 30 og det foreligger ikke forhold som tilsier at § 25 kommer til anvendelse. Det skal utvises varsomhet med å anvende § 25 hvor det ikke kan konstateres brudd på § 30, jf blant annet Mozell dommen, som må anses for å gi uttrykk for gjeldende rettsoppfatning.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Jula har bedt om at klagen avvises for så vidt gjelder den første utgaven av verneskoen, modell 1, (artikkelnummer 973534-973544) da designet er endret og restpartiet fjernet fra hyllene. Jula har imidlertid ikke erkjent at markedsføring og salg av modell 1 var i strid med markedsføringslovens regler, og har heller ikke vært villig til å oppgi hvor stort antall som er på lager. Også i saker hvor salg og markedsføring er stanset har utvalget behandlet klagen. Utvalget finner at Arbesko har interesse av å få en uttalelse også om denne modellen.
For Arbeskos sin del er det modellene 855,862,1855 og 442 som anses etterliknet.

Det er mange likhetstrekk mellom de omtvistede vernesko fra hhv Arbesko og Jula. Mange av likhetene er imidlertid generiske trekk ved sko som ingen kan ha enerett til, som materialvalg ved bruk av dels skinn, dels tekstil, markering av visse enkeltelementer, stikninger i kontrastfarger, hempe bak, og pløse under skolisser. Det å benytte stoff på deler av skoen som gir bedre luftig særlig på siden, er også et vanlig trekk. Noe er også funksjonelt betinget for en  vernesko som en kraftig og solid såle, og et forsterket felt foran. Dette gir skoene et litt tungt og robust uttrykk.

Utvalget vil imidlertid påpeke at det finnes mange måter å utforme en vernesko på. Det er i saken fremlagt eksempler på andre vernesko som har et helt annet designmessig uttrykk enn de vernesko denne saken omfatter.

Jula har til en viss grad utnyttet variasjonsmulighetene. Det er ulikheter mellom skoene. Skoenes utseende over vristen er forskjellig, det samme er pløsen, sålene er ulike og på de fysiske eksemplarer som var fremlagt for utvalget var det klart mulig å se en del forskjeller.
Når Jula velger å benytte så mange av de samme elementer i utformingen av sin vernesko som også finnes i de aktuelle modeller hos Arbesko, selv om disse enkeltvis ikke er spesielt særpregede elementer, må Jula forsøke å distansere seg noe fra konkurrenten.

Det er relativt vanlig å prege skotøy med navn/logo, gjerne på siden av skoen. Når Arbesko har valgt å bruke sitt merke " A formen" som et markert dekorelement på siden av skoen, i det lyse feltet omsluttet av det sorte feltet, blir dette i øyenfallende på en ellers litt lite særpreget sko. Når Jula bruker et identisk dekorelement på akkurat samme sted, uten at "A formen" på noen måte kan knyttes til dem, eller har noen funksjon akkurat i den utformingen, fremstår dette som et forsøk på å dra veksler på Arbeskos innarbeidede posisjon i markedet. Utvalget er av den oppfatning at dette elementet er en etterlikning av Arbeskos særpregede merke og at bruken av dette distinktive element utgjør en urimelig utnyttelse av Arbeskos innsats og resultater. Utvalget er av den oppfatning at bruken av dette elementet gir inntrykk av at skoen har en kommersiell forbindelse til Arbesko, og det foreligger fare for forveksling i en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen. At det er vesentlig prisforskjell på skoene endrer ikke dette standpunkt.

Det er utvalgets oppfatning at Julas vernesko, modell 1, er i strid med markedsføringsloven § 30.

Når det gjelder Julas modell 2, (artikkelnr.973534-973444) er utvalget kommet til motsatt resultat. Det distinktive dekorelement, "A formen", som knytter skoen til Arbesko, er fjernet og erstattet med to striper. Striper som dekorelement på sko brukes av en rekke aktører i forskjellige varianter og gjør at Julas sko, sammen med de øvrige avvikende elementer, gir et annet helhetsinntrykk. Denne modellen adskiller seg derfor etter utvalgets syn tilstrekkelig fra de aktuelle modellene av Arbeskos vernesko. Det foreligger etter utvalgets syn ikke lenger fare for forveksling i en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.

Julas modell 2 er derfor etter utvalgets oppfatning ikke i strid med markedsføringsloven § 30.
Det er utvalgets oppfatning at det ikke foreligger særlige omstendigheter som bringer forholdene, hverken for modell 1 eller 2 inn under markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

Uttalelsen er enstemmig.