Sak nr. 07/2007

Logo for en pub ble ansett som en ulovlig etterligning av Harley- Davidsons logo. Selv om det var en del forskjeller mellom de to merkene, var etterligningen i alle fall i strid med markedsføringsloven § 1.

 UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 24.09. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Rune Myrmel, Arnstein Lund, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth og Per Trygve Berg.

Klager:
H-D Michigan Inc., USA
v/datterselskap Harley-Davidson Europe Ltd.
Oxford
Storbritannia 

Prosessfullmektig:
Onsagers AS
v/advokat Brit Alstad
Postboks 6963, St. Olavs plass
0130 Oslo           

Innklaget:
O'Reilly's AS
Markveien 35
0554 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Dag Fosse MNA
v/advokatfullmektig Olaf-Jacob Christiansen
Cort Adelers gate 17
0254 Oslo 

Saken gjelder:
Spørsmål om bruk av logo og varemerke i strid med markedsføringsloven §§ 8a og 1. 

Sakens parter.
Klager, nedenfor kalt Michigan, er produsent av Harley-Davidson motorsykler og deler og utstyr til disse. Klagers varemerker er også grunnlag for lisensproduksjon av et stort spekter av varer.

Innklagede, nedenfor kalt O'Reillys ble stiftet i 2001, og eier og driver O'Reillys Drinking Heaven Irish Pub i Oslo.

Klager, H-D Michigan Inc. v/Harley-Davidson Europe Ltd., har i det vesentlige anført:
Klager har registrert et figurmerke i sort/hvitt - et skjold med et rektangel tvers over. Merket er registrert i en rekke klasser, registrert i perioden 1999-2003. Figuren er også registrert med teksten Motorcycles på skjoldet og Harley-Davidson i rektangelet tvers over. Dette merket ble registrert i Norge i september 2001 for motorsykler m.v., reisevesker m.v. samt diverse typer klesplagg. 

Det kombinerte merket brukes konsekvent med sort bunnfarge og med tekst i hvite og røde bokstaver og rødt omriss.

Harley-Davidson har opparbeidet en helt spesiell posisjon på det norske markedet, og er et merkenavn med ekstrem kundelojalitet.

O'Reilly benytter en logo for sin virksomhet som i utforming er svært lik Harley-Davidson-skjoldet i utforming, og med samme skrifttyper og langt på vei samme fargevalg som Harley-Davidson benytter. Den viktigste forskjellen er en grønn konturkant rundt O'Reillys skjold, og at alle ordene er skrevet med hvite bokstaver, mens Harley-Davidson-merket har oransje bokstaver på skjoldet og hvite på rektangelet.

O'Reillys er en klar etterligning av Harley-Davidson-logoen. Det umiddelbare synsinntrykket er svært likt, og gir inntrykk av at det er en kommersiell forbindelse til Harley-Davidson, eventuelt gjennom tillatt bruk. Innklagede har da også medgitt at de har mottatt bemerkninger/spørsmål knyttet til likheten.

Begrunnelsen for formen på pubens skilt og kjennetegn må være at man har ønsket å gratis "knytte seg til" den goodwill-effekten som det berømte Harley-Davidson-varemerket har opparbeidet i Norge, og som gir klubben en markedsføringseffekt uten at de selv har gjort investeringer som tilsvarer effekten. Bruken av den etterlignede logo betyr en urimelig utnyttelse av klagers innsats og posisjon i markedet.

Det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 8a.

Utformingen av og bruken av skiltet og kjennetegnet er foretatt med god kunnskap om Harley-Davidsons kjennetegn og posisjon i det norske markedet. Dette vil i seg selv være i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Det er også et klart motsetningsforhold mellom det å produsere motorsykler og det å selge alkohol i en pub. Harley-Davidson produserer og selger motorsykler. De har ingen kontakt med kriminelle miljøer, og Harley-Davidson-sykler er i dag nr. 2 på listen over solgte motorsykler i Norge.

Puben har ikke utnyttet variasjonsmulighetene for å skape avstand til det kjente merket. Det er fullt mulig å utforme pubens kjennetegn helt annerledes, selv om det skulle se ut som våpenskjold. Det er også fullt mulig å sette opp ordene annerledes, bruke andre bokstavfonter og andre farger. Forskjellene på vinklene i skjoldet og andre forskjeller er ikke fremtredende og justerer ikke helhetsinntrykket av likhet med Harley-Davidson-merket.

Konkurranseutvalgets sak nr. 08/2003 mellom Hard Rock Holdings Ltd. og Cohali AS gjaldt utforming av skilt og markedsføringsmateriell på grunnlag av et verdenskjent varemerke, og ble funnet i strid med § 1.

Forholdet strider også mot markedsføringsloven § 1 første ledd.

Innklagede, O'Reilly's AS har i det vesentlige anført:
Det bestrides at synsinntrykket mellom O'Reillys logo og Harley-Davidson-logoen er svært likt. Det er ulikheter i den visuelle utformingen, i fargevalg og det er heller ikke ordlikhet, verken fonetisk eller begrepsmessig. Det gir ikke grunnlag for assosiering, og i alle fall ikke noen fare for forveksling.

Harley-Davidson har heller ikke registrert varemerker i klasse 42, som blant annet bevertning, og den alminnelige kunde vil ikke få inntrykk av at det foreligger noen som helst forretningsforbindelse til Harley-Davidson. Kundene til O?Reillys består av den alminnelige lokalbefolkningen på Grünerløkka i Oslo, mens kundene til Harley-Davidson består av en meget bevisst internasjonal kundegruppe. Pubens kunder vil ikke tro at det foreligger noen forretningsmessig forbindelse, og Harley-Davidson-kundene i enda mindre grad. Det er da også helt utenkelig at en liten lokal pub på Grünerløkka skulle ha noe som helst med Harley-Davidson å gjøre.

Kundegruppen til Harley-Davidson består neppe i særlig grad av avholdsmennesker. Den mest profilerte og kjente organisasjonen som kjører motorsykler fra Harley-Davidson, er som kjent Hells Angels.

NKUs praksis gir ikke grunnlag for anvendelsen av markedsføringsloven § 8a. Det vises til avgjørelsen i sak 10/2005, Nidar mot Brynhild Salg, der innklagede ble frikjent når det gjaldt 2 av 3 innpakninger og sak 03/2006, Oslo Taxi ? City Taxi Clausen. I begge tilfeller dreide det seg om samme produkt, samme marked og kundene var alminnelige forbrukere.

Det følger av rettspraksis, for eksempel Mozell-dommen Rt. 1995 s. 1908, at det må utvises forsiktighet med å anvende bestemmelsen på forhold av lignende karakter når vilkårene i spesialbestemmelsene ikke er oppfylt. I denne saken foreligger det ikke spesielle, tungtveiende omstendigheter som gjør at markedsføringsloven § 1 første ledd kommer til anvendelse når betingelsene for anvendelse av § 8a ikke er oppfylt.

 

Klagers registrerte varemerke "Bar & Shield"

 

 

 

Innklagedes skilt.

 

4. Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Det er stor grad av likhet mellom klagers varemerke "skjoldet med tekst" og den logo innklagede benytter for sin virksomhet.

Formen på skjoldet med tverrgående felt over midten er i seg selv svært lik. Det samme gjelder måten teksten er lagt inn i figuren på, og slik at feltene fylles. Fargene er delvis de samme.

Det er imidlertid også forskjeller mellom de to logoene. O'Reilly's logo har en grønn kanting og all teksten i hvitt. Klagers logo har ikke den grønne kantingen, og teksten i selve skjoldet er skrevet med oransje, mens teksten i tverrfeltet har hvite bokstaver.

På tross av forskjellene er totalinntrykket at de to logoene er svært like. Likheten er så klar at O'Reilly's logo kan fremtre som en etterligning av klagers logo.

En av betingelsene for at et forhold skal rammes av markedsføringsloven § 8a er at det foreligger forvekslingsfare. I denne saken har det i Konkurranseutvalget vært noe forskjellig oppfatning av hvorvidt de to logoene kan sies å være forvekselbare. Det har særlig vært pekt på den grønne kantingen av innklagedes logo, og at teksten er helt forskjellig i de to logoene. For Næringslivets Konkurranseutvalg er det imidlertid ikke nødvendig å ta standpunkt til om forholdet rammes av markedsføringsloven § 8a, fordi forholdet vil under enhver omstendighet rammes av markedsføringsloven § 1.

Konkurranseutvalget har i en rekke saker slått fast at markedsføringsloven § 1 kommer til anvendelse dersom en næringsdrivende ikke har utnyttet de variasjonsmuligheter som naturlig foreligger, og som ikke berører elementer som ikke er beskyttet for konkurrenten, for eksempel funksjonaliteten for et produkt. Det at en næringsdrivende ikke utnytter muligheten til å skape avstand til andre, anses i seg selv i strid med den næringsdrivendes alminnelige plikt til å ta hensyn til andre næringsdrivende.

O'Reilly's kunne med letthet funnet en annen logo med skjold og tekst uten en slik likhet til klagers logo. Når han likevel har valgt en logo som ligger så nær opp til klagers logo, er det i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 1, første ledd.

Uttalelsen er enstemmig.

                                                     

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 23 08 81 11