Sak nr. 14/2011

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 5. desember 2011.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Synnøve Smedal, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Geir Jostein Dyngeseth, Erik Loe og Pernille Børset.

Saken gjelder:
Spørsmål om ulovlig etterligning av kjennetegn i strid med markedsføringsloven §§ 30 og/eller 25.  

Sakens parter
Klager, Volvo Trademark Holding AB, er et svensk selskap som er innehaver av en rekke verdenomspennende registreringer av varemerket VOLVO i forskjellige varianter for en rekke varer og tjenester. Selskapet lisensierer ut bruken av varemerket til Aktiebolaget Volvo og til Volvo Car Corporation for bruk i selskapenes forretningsvirksomhet. Volvo Car Corporation har siden mars 1999 vært et heleid datterselskap av Ford Motor Company. Selskapet har eksportert biler under varemerket VOLVO siden 1928. 

Innklagede, Hebei Aulion Heavy Industries Co. Ltd., er et kinesisk selskap som produserer og selger blant annet traktorer, lastebiler og anleggsmaskiner merket FOTON LOVOL/LOVOL. Selskapets produkter omsettes over hele verden.

Klager, Volvo Trademark Holding AB, har i det vesentlige anført:
Varemerket Volvo er et distinktivt varemerke som er sterkt innarbeidet gjennom mange år. Varemerket har en betydelig goodwill og representerer enorme investeringer og verdier. Merket har såkalt Kodak-status, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd.

Volvo-konsernet innehar et stort antall registreringer for sine varemerker både i Norge og ellers i verden. Volvo-konsernet bruker bare i Norge flere millioner kroner årlig på profilering og markedsføring av sitt navn og sine produkter/virksomhet. Dette gjelder ikke bare personbiler, men også lastebiler, anleggsmaskiner, busser og båter, samt tilbehør og deler til slike varer. Samlet sett har klager en svært høy omsetning i det norske markedet, hvilket betyr at konsernet også har stor markedsandel og en veletablert posisjon her.

Klager ble i 2008 kjent med at innklagede hadde startet opp konkurrerende virksomhet under varemerket LOVOL. Klager fremsatte umiddelbart innsigelser mot innklagedes registreringer av varemerket LOVOL i Norge. Disse innsigelsene er nå til behandling hos Patentstyrets annen avdeling.

Klager gjør gjeldende at innklagedes bruk av kjennetegnet LOVOL er en etterligning som rammes av markedsføringsloven § 30. Utgangspunktet for vurderingen er klagers kjennetegn sammenlignet med innklagedes kjennetegn. Det må anses som utvilsomt at innklagede var særdeles godt kjent med klagers varemerke da selskapet valgte å starte opp sin konkurrerende virksomhet. Det må dermed legges til grunn at likheten mellom kjennetegnene er tilsiktet med den hensikt å snylte på klagers innsats og resultater.

Kjennetegnene retter seg mot samme kundekrets, de består av samme bokstaver, og ordene er like lange. Det eneste som skiller kjennetegnene, er en omstokking på bokstavrekkefølgen. VOLVO og LOVOL vil derfor oppleves som like innenfor det relevante markedet. LOVOL vil også kunne bli oppfattet som en feilstavelse av VOLVO. Innklagede har ingen selvstendig identitet i markedet, og dette bidrar til å forsterke faren for forveksling. Videre bruker innklagede sitt kjennetegn på en måte som ytterligere skaper forvirring i markedet, jf. fargevalg og logobruk. Det foreligger en etterligning, det foreligger forvekslingsfare, og det er en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater.

Under enhver omstendighet har innklagede opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 25. Det vises til at innklagede ikke har utnyttet de eksisterende variasjonsmuligheter. Det dreier seg om et særlig sterkt og kjent varemerke, og da har konkurrenter en plikt til å skape ekstra stor avstand siden risikoen for assosiasjon vil være desto større. Innklagedes forsøk på å tåkelegge og skape forvirring med hensyn til valget av navnet LOVOL, gjør dette forholdet særlig klanderverdig. Uansett hvordan man vurderer forvekselbarheten mellom VOLVO og LOVOL isolert sett, så må klagers opparbeidede markedsposisjon og 84 års konsekvent og omfattende bruk, gi grunnlag for en særlig beskyttelse.

Når det gjelder innklagedes anførsel om avvisning, bemerkes at utvalgets vedtekter ikke utelukker at Konkurranseutvalget behandler saker som også har vært forelagt et annet organ for uttalelse. Det er dessuten en helt annen vurdering som gjøres av Patentstyret. Patentstyret vurderer spørsmålet om LOVOLs registrerbarhet etter varemerkeloven, mens Konkurranseutvalget skal gjøre en vurdering etter markedsføringslovens bestemmelser. Det vises særlig til at subjektive elementer, som for eksempel illojalitet, er svært viktig ved en vurdering etter markedsføringsloven.

Det forhold at innklagede ikke har en særskilt tilknytning til Norge, fratar heller ikke dette forholdet karakter av å være en aktuell tvist mellom partene. LOVOLs produkter eksisterer allerede i markedet, og hjemmesiden retter sin markedsføring mot det europeiske marked. Det vises også til at innklagede har forsøkt å varemerkeregistrere kjennetegnet i det norske varemerkeregisteret. Klagen må derfor fremmes til realitetsbehandling.

Innklagede, Hebei Aulion Heavy Industries Co. Ltd., har i det vesentlige anført:
Klagen må avvises. Den foreliggende saken er en ren varemerketvist som for tiden verserer for Patentstyret. Patentstyret har nylig konkludert med at de to merkene ikke er forvekselbare. Patentstyret er også av den oppfatning at det ikke foreligger noen assosiasjonsrisiko, og at bruken av merket LOVOL dermed ikke innebærer noen urimelig utnyttelse av eller skade på VOLVO-merkets særpreg eller anseelse (goodwill) i strid med varemerkerettens kodak-vern. Tvisten inneholder ingen andre elementer enn de som reguleres gjennom varemerke-lovgivningen, og den faller derfor utenfor utvalgets mandat.  

Innklagede tar sterkt avstand fra den påståtte illojaliteten. Den fremlagte ekspertuttalelsen er ikke korrekt, og den er ikke egnet for behandling i NKU. Det vises også til at nærværende tvist er en internasjonal varemerketvist mellom to utenlandske selskaper om varemerke-rettslige spørsmål, som enten er avgjort eller verserer for kompetente juridiske myndigheter /domstoler flere steder i verden. Tvisten har ingen særskilt tilknytning til Norge, og den er således uegnet for behandling i NKU.

Når det gjelder markedsføringsloven § 30, anføres at ingen av lovens tre kumulative vilkår er oppfylt. Varemerket LOVOL er ingen etterlikning av varemerket VOLVO. Merkene er ikke like, verken visuelt, fonetisk eller begrepsmessig. Det foreligger ingen fare for forveksling, og det foreligger ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. Når de to merkene ikke ligner, utløses det ingen risiko for assosiasjoner. Bruken av merket LOVOL vil da ikke innebære noen urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. Det vises til Patentstyrets begrunnelse.

Når det gjelder markedsføringsloven § 25, anføres at det ikke stemmer som anført at merket er valgt for å snylte på klagers velkjente merke. Varemerket LOVOL er utviklet av innklagede med utgangspunkt i det kinesiske språk og i selskapets kinesiske merke LEIWO. Varemerket VOLVO har ikke fungert som en modell eller forbilde for innklagede. Det foreligger ingen subjektive klanderverdige aspekter slik klager prøver å konstruere. 

Det vises til at det skal vises varsomhet med å anvende markedsføringsloven § 25 på tilfeller som ikke rammes av varemerkeloven. Tilsvarende gjelder for forholdet til markedsføringsloven § 30. Det foreligger ingen særlige forhold i denne sak som gjør at § 25 kan gis selvstendig anvendelse. Kjennetegnsbruken her i Norge er tvert i mot skjedd i god tro i henhold til Patentstyrets beslutning om å beslutte merket registrert i Norge. 

Klagers logo VOLVO

Innklagedes logo LOVOL

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Næringslivets Konkurranseutvalg behandler tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i markedsføringsloven. I henhold til vedtektene § 1, siste ledd kan utvalget avvise en sak helt eller delvis, dersom saksforholdet ikke er tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, eller avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven. Næringslivets Konkurranseutvalg kan også ellers avvise en sak eller deler av den som utvalget finner uegnet for behandling i utvalget.

Klagen gjelder spørsmål etter markedsføringsloven, og markedsføringsloven kan i prinsippet anvendes uavhengig av varemerkeloven. Tvisten gjelder imidlertid i det alt vesentlige varemerkerettslige spørsmål. Det vises til at saken ble brakt inn for Patentstyret allerede i 2008 og er fremdeles til behandling der, nå som klagesak i Patentstyrets 2. avdeling. Saken har også internasjonale forgreninger, og det pågår parallelle varemerketvister i en rekke land. Konkurranseutvalget viser videre til at den markedsføringen klager har vist til i Norge er svært begrenset. Det er følgelig tilsvarende begrenset grunnlaget for å vurdere de markedsføringsmessige sider isolert fra de varemerkerettslige problemstillinger.

Konkurranseutvalget finner på denne bakgrunn at saken på nåværende tidspunkt ikke er egnet for behandling i utvalget. Saken blir dermed å avvise.

Uttalelsen er enstemmig.