Sak nr. 06/2009

Saken gjelder spørsmål om innklagedes søknad om varemerkeregistrering og bruk av en avbildning av IDA fossilet er i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22. februar 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Inger Kjersti Dørstad,
Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Per Christian Huse.


Sak 06/2009:

Klager:

Universitetet i Oslo
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo                                                        

Prosessfullmektig:

Advokatfirmaet Hjort DA
v/advokat Monica Syrdal
Postboks 471 Sentrum
0105 Oslo 

Innklaget:                 

International Trade Services AS
Rigstjønnveien 18
4626 Kristiansand S 

Prosessfullmektig:   

Advokatfirma Andreas Bjørn Salvesen AS
Boks 24
4551 Farsund         

                       

Saken gjelder:          

Spørsmål om innklagedes søknad om varemerkeregistrering og bruk av en avbildning av IDA fossilet er i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

 Sakens bakgrunn

Fossilet IDA ble funnet av en privat samler i 1983 på bunnen av et vann ved gruveområdet Messel sør for Frankfurt. I 2007 ble fossilet kjøpt for 4 – 5 millioner kroner av Universitetet i Oslo ved Naturhistorisk Museum (heretter Universitetet). Det ble forsket på skjelettet i to år. Det ble avdekket at det dreide seg om et 47 millioner år gammelt fossil av en primat som var ledd i utviklingen av dagens primater og mennesker. Fossilfunnet ble ansett å være sensasjonelt, og Universitetet la stor innsats i en omfattende lansering. Funnet og forskningsresultatene ble først lansert på American Natural History Museum i New York 19. mai 2009, deretter i London 26. mai 2009 og sist i Oslo 29. mai 2009. Funnet av IDA ble omfattet med en enorm interesse av verdenspressen, og allerede 16. mai 2009 ble funnet slått opp i New York Times med avbildning av fossilet. Samtidig med lanseringen i New York den 19. mai 2009 ble funnet gjort kjent i Norge ved en pressemeling på museets hjemmeside der fossilet også ble avbildet.

     

Fossilet ”Ida”

Et internasjonalt filmteam fulgte forskningen det siste året. I tillegg til en dokumentarfilm ble det også skrevet en bok om prosjektet. Begge deler ble markedsført gjennom pressemeldingen 19. mai 2009.  Universitetet har også inngått flere avtaler om salg av såkalte spin-off produkter som gir Universitetet lisensinntekter. Dette gjelder bl.a. T-skjorter, caps, handlenett, kosedyr mv. 

Innklagede, International Trade Services AS (heretter ITS), er et selskap med tilhørighet i Farsund som driver salg av en rekke produkter over internett. ITS søkte 29. mai 2009 om varemerkeregistrering av et bilde av fossilet IDA i vareklassene 8, 18 og 21. Selskapet anvender i dag denne figuren i markedsføring av sine produkter på internettsidene www.nettpris.eu.

                    Innklagedes varemerkeregistrerte logo

 

 Partenes anførsler:

Klager, Universitetet i Oslo har i det vesentlige anført:
ITS varemerkesøknad og bruk av en avbilding av fossilet IDA i forbindelse med salg av produkter representerer en urimelig utnyttelse av Universitetets innsats med fare for forveksling og er i strid med nåværende markedsføringslov § 30, tidligere § 8a. ITS varemerke er en etterligning av Universitetets fossil. Det består av en lett manipulert avbilding av fossilet IDA. De små endringer som er gjort, er uten betydning. Det er ikke tvilsomt at ITS kjennetegn skal forestille fossilet IDA. Dette fremgår også av innklagedes bemerkninger i tilsvaret. Universitetet har nedlagt en stor innsats i markedsføringen av IDA, og ITS utnytter den goodwill Universitetet har skapt til å fremme salget av egne produkter. ITS har ikke hatt verken kostnader eller nedlagt ressurser i å utarbeide og innarbeide kjennetegnet. Det vises til at det kun gikk ni dager fra offentliggjøringen av fossilet IDA, til ITS leverte inn varemerkesøknaden. Forvekslingsfaren er knyttet til varens opphav. ITS henvender seg til alminnelige forbrukere. Det er samme marked som Universitetet vil markedsføre sine spin-off produkter mot. Det anføres at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet til å tro at det foreligger en sammenheng mellom de varer ITS markedsfører og Universitetet ved Naturhistorisk Museum. Omsetningskretsen vil assosiere bruken av kjennetegnet med fossilet IDA og følgelig med Universitetet, uansett hvilke varer bildet brukes på. Forbrukerne vil bli villedet til å tro at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom varenes opphav og Naturhistorisk museum som har satt premisser for og tar seg betalt for den eventuelle bruk som gjøres av andre aktører.

ITS bruk av avbildingen av IDA er også i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, tidligere § 1. ITS’ utnyttelse innebærer en snylting på det renommé som Universitetet har skapt. Registreringen og bruken er en urettsmessig utnyttelse av den spesielle innsatsen Universitetet har nedlagt i markedsføringen av fossilet IDA. Det vises til de to såkalte KON-TIKI-sakene.

Innklagede, International Trade Services AS (ITS) har i det vesentlige anført:
ITS antar at saken må avvises, hensett til at Universitetet i Oslo ikke er næringsdrivende eller kan utøve næringsvirksomhet. Innklagede mener at det er allment kjent at Universitetet ikke har anledning til å etablere næringsdrift, verken direkte eller indirekte. Det foreligger ingen registrerte foretak i Brønnøysundregistrene eller andre steder, og Universitetet er ment som, og oppfattes som, et rent undervisningsforetak. Det fremstår som uforståelig at Universitetet mener seg berettiget til varemerket, uten mulighet til å utøve handelsvirksomhet. Universitetet kan heller ikke være i stand til å få varemerket registrert da det ikke driver virksomhet.

Under en hver omstendighet er ITS’ søknad om varemerkeregistrering og bruk av en avbilding som omsøkt, ikke i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller § 30. ITS søkte og fikk varemerkebeskyttet navnet IDA i november 2008. Navnet IDA har siden da inngått som en naturlig del av firmaets salgsvirksomhet. Da ITS ble kjent med eksistensen av fossilet ”Ida”, kombinerte man dette umiddelbart, da man så at en kombinasjon av det tidligere registrerte navn og bilde som forestiller et fossil ville kunne gi god næringsmessig effekt i firmaets virksomhet. Da varemerkesøknaden ble innlevert, hadde Universitetet ikke foretatt seg noe i relasjon til beskyttelse i næringsmessig retning, og veien syntes således åpen. ITS tenkte ikke at klager skulle benytte fossilet i en markedsføring for salg av kosedyr, T-skjorter, luer m.v. ITS oppfattet klagers interesse som mer av vitenskapelig karakter enn som del av en markedsføring for salg av sideprodukter. Etter innklagedes vurdering har klager ikke foretatt seg noe eksepsjonelt i tilknytning til fossilet, annet enn å foreta et kjøp og planlegge et mediestunt. Det har formodningen mot seg at klager under dette mediestuntet hadde planlagt en kommersiell virksomhet. Det vises ved at klager ikke hadde gjort noe for å søke fossilet beskyttet.

 Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Innklagede har anført at saken må avvises fra behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg fordi Universitetet i Oslo ikke er næringsdrivende. Konkurranseutvalget bemerker at det er ikke uvanlig at offentlige institusjoner driver næringsvirksomhet for å bidra til finansieringen av sine kjerneområder. Selv om Universitetet har viktige oppgaver innen forskning og undervisning, finner utvalget det godtgjort at det også driver næringsvirksomhet.  Det vises spesielt til Universitetets opplysninger om å ha inngått flere avtaler som gir lisensavgifter for salg av T-skjorter, caps, handlenett, kosedyr m.v. med tilknytning til IDA-fossilet, og det er nettopp med bakgrunn i dette at saken er brakt inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.  Anførselen om avvisning tas derfor ikke tilfølge.

Når det gjelder vurderingen i forhold til markedsføringsloven § 30 (tidligere § 8a) og § 25 (tidligere § 1), tar Konkurranseutvalget utgangspunkt i at Universitetet har nedlagt en betydelig markedsføringsinnsats knyttet til det fossilet som ble kjøpt fra en samler i Tyskland i 2007. Universitetet har foretatt en planmessig lansering flere steder i verden. Dette har vært kombinert med et bokprosjekt og dokumentarfilm. Det vises også til at Universitetet har gitt fossilet navnet ”IDA”, oppkalt etter datteren til forskeren ved Naturhistorisk Museum som hadde ansvaret for fossilet. Gjennom den massive markedsføringen som har vært foretatt, knyttet til kombinasjonen av det tyske fossilet og navnet IDA, har Universitetet skapt en markedsmessig verdi som Universitetet også selv har tatt initiativ til å utnytte kommersielt gjennom lisensiering av bl.a. spin-off produkter. 

Etter markedsføringsloven § 30 er det i næringsvirksomhet forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling. Næringslivets Konkurranseutvalg finner at kombinasjonen fossil/navn er en frembringelse som har en kjennetegnseffekt knyttet til Universitetet, og markedsføringsinnsatsen har vært av et slikt omfang at resultatet er beskyttelsesverdig. I forhold til vurderingen som skal gjøres etter markedsføringsloven, er det ikke avgjørende hvorvidt Universitetet har oppnådd en beskyttelse etter varemerkeloven. Det er heller ikke avgjørende hvorvidt ITS har oppnådd en varemerkeregistrering. Det er helt andre vurderinger som gjøres av Patentstyret i forbindelse med en varemerkesøknad.

ITS har foretatt en varemerkeregistrering av en tegning av et fossil kombinert med navnet IDA. Varemerket er i Patentstyrets journal nettopp betegnet ”fossil med navn IDA”. Innklagede anvender også dette merket i forbindelse med salg av produkter. Innklagede har opplyst at da selskapet ble kjent med Universitetets IDA-fossil, kombinerte ITS sitt tidligere varemerke IDA med et fossil for å oppnå en markedsmessig effekt. Dette viser tydelig at ITS utelukkende prøver å høste av den innsats Universitetet hadde gjort og å snylte på det renommé og den begeistring Universitetet hadde skapt gjennom sin innsats.  ITS har ikke selv gjort noen innsats, verken for å utarbeide eller å innarbeide kjennetegnet, og Konkurranseutvalget finner at både bruken og registreringen av varemerket innebærer en urimelig utnyttelse av en annens innsats i lovens forstand.

Utvalget er også av den oppfatning at det foreligger en fare for forveksling. Fossilene er ikke identiske, men det er ikke tvilsomt at innklagede har laget sitt fossil for at det skal ligne mest mulig på Universitetets IDA-fossil. Forskjellene er også svært små. Begge fossilene er vendt mot høyre. Det er vanskelig å se forskjellene hvis man ikke ser fossilene ved siden av hverandre, hvilket unntaksvis vil være tilfelle i en salgssituasjon. Navnet IDA er skrevet med bokstaver som fremstår med lite særpreg i den sammenheng de her står. Utvalget er enig med klager i at forvekslingsfaren særlig vil bestå i en forvekslingsfare knyttet til varenes opphav. Kundekretsen vil, både når det gjelder innklagede og klager, særlig være vanlige forbrukere. Universitetet lisensierer ut bruken av sitt IDA- fossil for produkter som ikke ligger særlig fjernt fra de produkter klager selger under sitt kjennetegn. Det vil da være fare for at forbrukerne vil tro at ITS’ produkter også er lisensiert ut fra, eller i alle fall har en tilknytning til, Universitetet i Oslo ved Naturhistorisk Museum. 

Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at både innklagedes bruk og selskapets varemerkeregistrering representerer en overtredelse av markedsføringsloven § 30, tidligere § 8a.

Det er videre Konkurranseutvalgets konklusjon at innklagedes bruk og varemerkeregistrering er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, og dermed også er en overtredelse av markedsføringsloven § 25, tidligere § 1. Innklagede har anført at da Universitetet ikke hadde foretatt seg noe for å beskytte sine næringsmessige interesser, var veien åpen. Dette er åpenbart ikke riktig. Innklagede har skyndt seg å søke en varemerkeregistrering kort tid etter at Universitetet hadde igangsatt sin storstilte kampanje. Dette ble gjort utelukkende for å profitere eller snylte på Universitetets innsats, og varemerkeregistreringen vil til og med kunne sperre for Universitetets egen mulighet til å høste av sin egen innsats. Konkurranseutvalget har ikke vært i tvil om at dette er i strid med god forretningsskikk.

Uttalelsen er enstemmig.

  

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 23 08 81 11